駁回復審案件中是否應考慮訴爭商標知名度？【中聯智產】

一、在商標申請駁回復審案件中，判斷商標近似時是否應考慮訴爭商標的知名度？

1、在圍繞著第17165442號“ESI及圖”商標（下稱訴爭商標）展開的駁回復審糾紛一案中，北京市高級人民法院日前在終審判決中針對這一問題給出了答案。

2、北京市高級人民法院指出，在商標申請駁回復審案件中，商標知名度實際上無法予以考慮，否則將有違程序的正當性。據此，法院終審駁回北京藝佰聯騰電子科技有限公司（下稱藝佰聯騰公司）上訴，商標評審委員會（下稱商評委）駁回訴爭商標注冊申請的復審決定最終得以維持。

3、據了解，訴爭商標由藝佰聯騰公司于2015年6月提出注冊申請，指定使用在計算機鍵盤、計算機存儲裝置、計算機、可下載的音樂文件等第9類商品上。

4、經審查，商標局于2016年8月作出商標駁回通知，認為訴爭商標與第3028960號“EST及圖”商標（下稱引證商標一）、第G983677號“ESI ACQUISITION,INC”商標（下稱引證商標二）構成使用在類似商品上的近似商標，據此決定駁回訴爭商標的注冊申請。藝佰聯騰公司不服商標局所作駁回決定，于同年9月向商評委提出復審申請。

5、2017年4月，商評委作出復審決定認為，訴爭商標的主要認讀部分“ESI”與引證商標一的主要認讀部分“EST”的字母構成相近，僅存在一個字母之差，與引證商標二的字母構成相同，訴爭商標與引證商標一、引證商標二構成近似商標，且訴爭商標指定使用商品與引證商標一、引證商標二核定使用商品屬于類似商品，訴爭商標與引證商標一、引證商標二構成使用在類似商品上的近似商標。據此，商評委決定對訴爭商標的注冊申請予以駁回。

6、藝佰聯騰公司不服商評委所作復審決定，隨后向北京知識產權法院提起行政訴訟。

7、記者了解到，在該案一審審理期間，引證商標二因連續3年不使用在全部商品上已被撤銷，并公布在2017年8月6日第1562期注冊商標撤銷公告上。

8、北京知識產權法院經審理認為，訴爭商標與引證商標一共同使用在類似商品上，容易導致相關公眾產生混淆誤認，已構成使用類似商品上的近似商標。引證商標二因連續3年不使用已被撤銷，不再構成訴爭商標獲準注冊的在先權利障礙，基于情勢變更原則，商評委作出的復審決定所認定事實部分發生變化，但對判定商標標志近似的其他事實及審理標準沒有影響，不影響決定結論。據此，法院一審判決駁回藝佰聯騰公司的訴訟請求。

9、藝佰聯騰公司不服一審判決，繼而向北京市高級人民法院提起上訴，主張訴爭商標與引證商標一不構成近似商標，而且訴爭商標經藝佰聯騰公司的宣傳推廣，已具有一定的影響和知名度，與引證商標一共存不會導致相關公眾產生混淆誤認。

10、經審理，北京市高級人民法院認為，訴爭商標與引證商標一的文字僅相差一個字母，字形相近，均無固定含義，已構成近似商標，二者共同使用在類似商品上，容易導致相關公眾產生混淆誤認，已構成使用在類似商品上的近似商標

11、同時，商標申請駁回復審案件為單方程序，引證商標持有人不可能作為訴訟主體參與到該程序中，因而有關引證商標知名度的證據在該程序中無法得以出示，在缺乏對訴爭商標特別是引證商標知名度進行充分舉證和辯論的情況下，商標知名度實際上無法予以考慮，否則將有違程序的正當性，藝佰聯騰公司提交的證據均為單方證據，且不足以證明訴爭商標在指定商品上經使用已可與引證商標一相區分。

綜上，北京市高級人民法院判決駁回藝佰聯騰公司上訴，維持一審判決。

二、專家點評

楊宇宙 北京大成（上海）律師事務所 合伙人：

1、2010年最高人民法院發布的《關于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》第十六條規定：“人民法院認定商標是否近似，既要考慮商標標志構成要素及其整體的近似程度，也要考慮相關商標的顯著性和知名度、所使用商品的關聯程度等因素，以是否容易導致混淆作為判斷標準。”該規定明確將商標知名度作為商標授權確權案件中知名度考量的因素。但此處規定的是相關商標的知名度，在因為引證商標而被駁回的糾紛案件中，相關商標既包括訴爭商標也應包括引證商標，如果要考量知名度，應同時考量訴爭商標與引證商標的知名度。而在引證商標權利人不參加的情況下，引證商標知名度必然難以查明，這對于引證商標權利人來說顯然是不公平的。

2、與此同時，在缺少引證商標權利人的情況下，也難以準確認定訴爭商標知名度。商標知名度本身屬于社會評價的范疇，通常需要通過廣告宣傳、產品或服務銷量、獲獎記錄、市場份額等證據來證明，而且在此類案件中證據數量會較多，如果沒有引證商標權利人對這些證據進行充分的質證、辯論，難以對其真實性和關聯性作出準確認定。此外，考慮到存在惡意搶注、囤積商標等非正常商標注冊行為，商標駁回復審程序中考慮訴爭商標知名度證據甚至可能會存在某些申請人制造假證據等不誠信行為。

3、誠然，采用上述裁判標準，可能會導致一些商標雖經長期使用甚至達到相關公眾不會將其與引證商標混淆的程度卻仍然無法獲準注冊的情況，但整體上是有利于我國商標注冊申請和審查的。正如最高人民法院在深圳市柏森家居用品有限公司與商評委再審一案中所言：“我們不愿意看到，單方程序中有關商標標識近似的判斷標準被所謂的個案審查所消解。有關裁判標準的進一步明晰，有利于引導商標注冊申請的規范化、誠信化，確保商標法立法目的的實現。”

（文章來源：中國知識產權報）

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