今天我們說說恒大”商標(biāo)案，贈品上的使用可以視為商標(biāo)使用嗎？

商標(biāo)法第四十九條第二款規(guī)定，“注冊商標(biāo)成為其核定使用的商品的通用名稱或者沒有正當(dāng)理由連續(xù)三年不使用的，任何單位或者個人可以向商標(biāo)局申請撤銷該注冊商標(biāo)”。因此，企業(yè)應(yīng)當(dāng)積極使用其注冊商標(biāo)，那么，當(dāng)企業(yè)僅僅在慶典活動上的贈品或者紀(jì)念品上使用注冊商標(biāo)，是否屬于商標(biāo)的“實(shí)際使用”?是否可以對抗他人的商標(biāo)撤銷申請?以下這個“恒大”商標(biāo)案判決給出了回答。

案 情

該案中，涉案商標(biāo)為復(fù)審商標(biāo)系第853410號“恒大”商標(biāo)，于1994年6月24日申請注冊，1996年7月7日核準(zhǔn)注冊，核定使用在第14類： 貴重金屬及其合金;貴重金屬餐具;廚房用貴重金屬容器;貴重金屬廚房用具;除刀;叉;勺以外的金銀和器皿;貴重金屬過濾器;貴重金屬茶具;貴重金屬牙簽盒;貴重金屬毛巾架;貴重金屬盒;貴重金屬錢包;仿金制品;鍍金制品;珠寶;首飾;寶石及貴重金屬制紀(jì)念品;鐘表計時器及其零部件商品上。注冊人為江西恒大公司。2014年，恒大地產(chǎn)公司針對涉案商標(biāo)以連續(xù)三年未使用為由向國家工商總局商標(biāo)局(下稱商標(biāo)局)提出撤銷申請，商標(biāo)局對申請予以駁回，恒大地產(chǎn)公司申請復(fù)審，商標(biāo)評審委員會經(jīng)復(fù)審作出了撤銷商標(biāo)的決定。江西恒大公司不服，提起了行政訴訟。

法院判決

一審法院認(rèn)為，江西恒大公司提交的證據(jù)不能證明其在指定期間內(nèi)在鐘表計時器及其零部件、貴金屬及其制品上進(jìn)行了商標(biāo)法意義上的使用，被訴決定的相關(guān)認(rèn)定正確。江西恒大公司提交的證據(jù)能夠證明其在指定期間內(nèi)在銀質(zhì)紀(jì)念章商品上使用了復(fù)審商標(biāo)，銀質(zhì)紀(jì)念章屬于貴重金屬紀(jì)念品，故復(fù)審商標(biāo)在其核定使用的商品貴重金屬紀(jì)念品上進(jìn)行了使用。被訴決定的相關(guān)認(rèn)定錯誤，予以糾正。復(fù)審商標(biāo)核定使用的商品珠寶、首飾、仿金制品、鍍金物品與貴重金屬紀(jì)念品屬于類似商品，故復(fù)審商標(biāo)在這些商品上的注冊應(yīng)當(dāng)予以保留。遂判決撤銷被訴決定并要求商標(biāo)評審委員會重新作出決定。商標(biāo)評審委員會、恒大地產(chǎn)公司均不服一審判決，提起上訴。二審法院經(jīng)審理駁回上訴，維持原判。

分 析

本案中，案件最核心的爭議焦點(diǎn)在于：企業(yè) 在慶典活動上的贈品或者紀(jì)念品上使用商標(biāo)，是否可以視為“商標(biāo)法”意義上的“使用”?

對此，一、二審法院均予以認(rèn)可，其中，二審法院對此專門在判決中給予了非常有說服力的論述，節(jié)選如下：

江西恒大公司制作上述1000枚“銀質(zhì)紀(jì)念章”，通常情況下是用于贈送客戶或者對外銷售，無論贈送還是銷售，均為面向消費(fèi)者(客戶)的商業(yè)性使用行為，……《類似商品與服務(wù)區(qū)分表》中并沒有“銀質(zhì)紀(jì)念章”商品，故該商品應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為復(fù)審商標(biāo)核定使用商品中的貴重金屬制紀(jì)念品。因此，在指定期間內(nèi)，復(fù)審商標(biāo)在貴重金屬制紀(jì)念品上進(jìn)行了使用，復(fù)審商標(biāo)在該項商品上的注冊應(yīng)當(dāng)予以保留。

筆者非常贊同上述論述。

在現(xiàn)行《商標(biāo)法》中，商標(biāo)的“使用”，是判定商標(biāo)是否可以被“撤三”的重要依據(jù)。那么，什么是“使用”呢?《商標(biāo)法》第四十九條的立法本意，在于防止注冊主義模式下商標(biāo)權(quán)人重注冊輕使用的投機(jī)心理，通過強(qiáng)化商標(biāo)使用對于品牌維護(hù)的意義，保護(hù)善意的市場競爭者，維持良好的市場競爭秩序。這種制度設(shè)計下的“使用”，應(yīng)出于善意經(jīng)營者的正常心理，具有真實(shí)的使用意圖，而不是為了迎合商標(biāo)注冊的某些形式要件，象征性地對商標(biāo)進(jìn)行使用。因此，根據(jù)以往的商標(biāo)執(zhí)法和司法經(jīng)驗，不僅僅是形式上使用，而是同時具有真實(shí)意圖，成為判斷商標(biāo)“實(shí)際使用”的重要標(biāo)準(zhǔn)，即此種使用須為具有真實(shí)的、善意的使用意圖的使用。

“使用”是商標(biāo)權(quán)中的積極權(quán)能，是通過把商標(biāo)符號與產(chǎn)品或服務(wù)相聯(lián)系向公眾宣示商標(biāo)權(quán)利人商譽(yù)的行為，是主動實(shí)現(xiàn)商標(biāo)權(quán)的內(nèi)在行為。因此，構(gòu)成商標(biāo)“使用”的客觀行為只能是有商業(yè)性的，而不是非商業(yè)性的;只能是公開的，而不是封閉的;只能是主動的，而不是消極的;只能是表明商品來源的，而不是毫無意義的。

首先，商標(biāo)的“實(shí)際使用”應(yīng)當(dāng)表明商品來源。“表明來源”要求商標(biāo)的使用與特定的商品或服務(wù)相結(jié)合，同時使相關(guān)公眾得以通過該商標(biāo)識別商品的來源。因此，那些不能表明商品來源的，不視為商標(biāo)的“實(shí)際使用”。例如，向公眾散發(fā)標(biāo)有商標(biāo)標(biāo)識的廣告，但上面沒有注明商品及生廠商，就不構(gòu)成“實(shí)際使用”。

其次，商標(biāo)的“實(shí)際使用”是指實(shí)質(zhì)的“商業(yè)性使用”。在生產(chǎn)經(jīng)營活動，僅將商標(biāo)注冊信息予以公布或者作出對某個注冊商標(biāo)享有專用權(quán)的聲明，不應(yīng)視為商標(biāo)法意義上的使用。再次，商標(biāo)“實(shí)際使用”指的是“公開使用”。商品或服務(wù)僅在企業(yè)內(nèi)部流通沒有進(jìn)入市場的，因為消費(fèi)者沒有接觸商標(biāo)的機(jī)會，所以不構(gòu)成 “實(shí)際使用”。

最后，以維持商標(biāo)注冊為唯一目的或主要目的的使用不應(yīng)構(gòu)成“實(shí)際使用”。商標(biāo)實(shí)踐中，很多經(jīng)營者為了規(guī)避商標(biāo)法關(guān)于商標(biāo)權(quán)的管理規(guī)定，出于維持商標(biāo)需要而進(jìn)行“象征性”使用，由于有違商標(biāo)法的立法宗旨，同樣不應(yīng)視為“實(shí)際使用”。

那么，類似本案中在“贈品”上的使用，是否屬于商標(biāo)法意義上的“使用”呢?筆者同意法院的看法，認(rèn)為答案是肯定的。

這是因為，商品交易并不限于買賣契約關(guān)系，還包括以營利為目的的各種交易形態(tài)。不能 認(rèn)為沒有支付對價的贈品，就不是商標(biāo)法上的商品。從整體上看，贈品一般用于企業(yè)的商業(yè)推廣和積累商譽(yù)之用，并且，贈品上的商標(biāo)，仍然可以表征贈品來源，并且其質(zhì)量也受到商標(biāo)法、產(chǎn)品質(zhì)量法等法律法規(guī)的監(jiān)督，與一般商品無異，其商標(biāo)也發(fā)揮著質(zhì)量保障的作用。

因此，從宏觀 上看，贈品并不因為其沒有交易對價而失去商品地位，其從整體上來看仍然屬于市場交易的對象，附著其上的商標(biāo)也發(fā)揮著正常作用，屬于商標(biāo)使用。我們知道，商業(yè)活動是一個連貫、系統(tǒng)的整體行為，生廠商不是慈善家，對外發(fā)放“贈 品”的目的，無非是為了促銷、推廣、消費(fèi)者試用等商業(yè)目的，在這個過程中，促使消費(fèi)者記憶品牌、認(rèn)知商品來源、促進(jìn)正式產(chǎn)品的銷量、吸引潛在客戶、產(chǎn)生消費(fèi)體驗是其核心目的，為了達(dá)成上述商業(yè)目的，在“贈品”上展示其注冊商 標(biāo)正是商標(biāo)權(quán)人積極追求的。因此，從這個意義上來說，發(fā)放“贈品”，事實(shí)上也是一種服務(wù)于營銷的商標(biāo)“使用”，因為免費(fèi)發(fā)放“贈品”的行為與促進(jìn)商品營銷密切相關(guān)。